在啤酒上使用多年但未注冊的紅河紅商標，與他人在啤酒上注冊但未實際使用的紅河商標，構成近似商標嗎？侵犯他人未實際使用的注冊商標專用權的，如何確定賠償責任？能按照侵權獲利額來確定賠償金額嗎？最高人民法院在紅河商標侵權案（2008）民提字第52號中，就上述問題明確了相關原則，并在《最高人民法院知識產權案件年度報告（2009）》中對這些原則再次予以確認。
案情
2000年11月28日，林輝出資2萬元成立的個人獨資企業濟南紅河飲料制劑經營部（以下簡稱濟南紅河經營部）經國家工商總局商標局核準，受讓了他人于1997年6月7日在第32類“啤酒、飲料制劑”商品上注冊的第1022719號紅河文字商標（商標字體為楷體的標準印刷體）。2002年3月2日，濟南紅河經營部與山東泰和世紀投資有限公司（以下簡稱山東泰和公司）就紅河啤酒商標，簽訂商標獨家使用許可合同。但是，濟南紅河經營部和山東泰和公司未能提交其持續使用該紅河注冊商標生產銷售商品的證據，也未能提交證明該商標信譽的證據。
2004年3月17日，山東泰和公司的法定代表人在廣東省佛山市禪城區大家好便利店（業主為鄭容娟），購買了云南紅河光明股份有限公司（以下簡稱云南紅河公司）于2004年1月29日生產的“紅河紅”啤酒10瓶，當地公證處進行了現場公證。此啤酒瓶瓶頸的標貼中央印有滇泉圖文組合商標，左側有“紅河紅”三字，右側有“啤酒”二字；主瓶體瓶貼右上方印有滇泉圖文組合商標，中間有放大的“紅河紅”三字，此三字下方有略小的“啤酒”二字。在啤酒的外包裝盒上，正面有放大使用的紅色的“紅河紅”三字，側面有紅色的“紅河紅”三字及略小的黃色的“啤酒”二字，頂部有“紅河紅啤酒”五個大小相同的字；“紅河紅”三字均為行楷體偏肥的書寫體。瓶貼及外包裝上的滇泉圖文組合商標及注冊標記和“云南紅河光明股份有限公司”字樣比較突出，清晰可見。
2004年2月10日，山東省濟南市中級人民法院干警在昆明拍攝到云南紅河公司的兩張宣傳畫和車體廣告，其上所印啤酒的瓶貼上使用了放大的“紅河紅”字樣，所印的啤酒杯上有紅色“紅河紅”字樣，所印的“醇美生活從紅河紅開始”廣告語中“紅河紅”字樣以紅色突出使用。該法院干警2002年4月16日也在昆明買到云南紅河公司生產的一箱“紅河紅”啤酒。云南紅河公司的注冊地是云南省紅河州所轄的開遠市。
2004年3月19日，山東泰和公司、濟南紅河經營部向廣東省佛山市中級人民法院起訴，稱云南紅河公司生產、大家好便利店業主鄭容娟銷售紅河紅啤酒，侵犯其紅河注冊商標專用權，提出停止商標侵權行為并向云南紅河公司索賠1000萬元等訴訟請求。2004年4月2日，一審法院干警到云南紅河公司進行證據保全，對該公司銷售部現場拍照，確認該銷售部內懸掛的一條廣告掛旗上印有“紅河啤酒”四個紅字，且“紅河”二字放大使用。一審中，二原告經法院準許撤回對鄭容娟的訴訟請求。
一審法院認為，云南紅河公司產品上使用的行楷體“紅河紅”文字與濟南紅河經營部的楷體紅河文字商標的字形、含義相似，兩商標構成近似。云南紅河公司在啤酒瓶貼及外包裝上將“紅河紅”字樣放大突出使用，足以使相關公眾對“紅河紅”啤酒的來源產生誤認，侵犯了濟南紅河經營部的紅河注冊商標專用權；該公司在宣傳畫和車體廣告上使用“紅河紅”字樣，以及在廣告掛旗上使用紅河商標，也侵犯了濟南紅河經營部的紅河注冊商標專用權。云南紅河公司在庭審中承認自2002年起一直使用紅河紅商標，但拒絕向進行證據保全的一審法院提供其財務資料。由于云南紅河公司是上市公司，有義務保證其公告的年度報告的真實、準確、完整，一審法院根據該公司公告的2002年、2004年年度報告，認定該公司侵權期間生產銷售“紅河紅”啤酒的毛利為22597775元，原告主張的賠償額處于合理范圍。一審法院于2005年8月29日作出判決，判令云南紅河公司停止生產、銷售和宣傳侵權的紅河紅啤酒，支付賠償金1000萬元，書面賠禮道歉，案件受理費61010元由云南紅河公司負擔。
云南紅河公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院上訴。2007年10月22日，廣東省高級人民法院作出維持原判的二審判決。云南紅河公司于2007年10月24日更名為云南城投置業股份有限公司，后以紅河紅與紅河注冊商標并不近似，紅河注冊商標沒有真實使用，在啤酒市場上沒有消費群、缺乏影響力，不存在消費者混淆誤認的可能等理由，向最高人民法院申請再審。
分析
最高人民法院再審認為：
（一）云南紅河公司使用紅河紅商標的行為是否侵犯紅河注冊商標專用權，需要判斷紅河紅商標與紅河注冊商標是否構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標。根據最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2002〕32號）第九條第二款和第十條的規定，判斷是否構成侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似，不僅要比較相關商標在字形、讀音、含義等構成要素上的近似性，還要考慮其近似是否達到足以造成市場混淆的程度，因此應根據案件具體情況，考慮相關商標的實際使用情況、顯著性以及是否有不正當意圖等因素，進行綜合判斷。
就本案而言，“紅河”是縣級以上行政區劃名稱和知名度較高的河流名稱，不是臆造詞語，作為商標其固有的顯著性不強，且濟南紅河經營部和山東泰和公司始終未能提交其持續使用紅河注冊商標生產銷售商品的證據及證明該商標信譽的證據，沒有提交證據證明該商標因實際使用具有較強的顯著性。紅河紅商標經過云南紅河公司較大規模的持續性使用，已經具有一定的市場知名度，已形成識別商品的顯著含義，應當認為已與紅河注冊商標產生整體性區別。以一般消費者的注意力標準判斷，容易辨別“紅河紅”啤酒的來源，應認為不足以產生混淆或誤認。由于濟南紅河經營部的紅河注冊商標尚未實際發揮識別商品來源的作用，消費者也不會將“紅河紅”啤酒與濟南紅河經營部相聯系。云南紅河公司設在云南省紅河州，其使用含“紅河”文字的商標有一定的合理性；從該公司實際使用在產品的瓶貼及外包裝上的紅河紅商標的情況來看，其主觀上不具有造成與紅河注冊商標相混淆的不正當意圖。綜合考慮以上因素，應當認定本案中紅河紅商標與紅河注冊商標不構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標，云南紅河公司使用紅河紅商標的行為未侵犯紅河注冊商標專用權。
（二）侵犯未實際投入商業使用的注冊商標，侵權人應該承擔停止侵權的民事責任并賠償權利人制止侵權的合理支出，但可以不承擔賠償損失的民事責任。
云南紅河公司在廣告掛旗上使用“紅河啤酒”字樣的行為，是未經許可在同一種商品上將與注冊商標相同的文字作為未注冊商標使用的行為，屬于《商標法》第五十二條第（一）項規定的侵犯注冊商標專用權的行為，應當承擔停止該商標侵權行為的民事責任。不過，紅河商標注冊人未能證明其注冊商標實際投入商業使用，也未能證明其因侵權行為受到的實際損失，在一審庭審時還明確放棄主張律師代理費，對于自己主張的2萬元調查取證費也未能提交相關單據，但鑒于其為制止侵權行為客觀上會有一定的損失，綜合考慮本案情況酌定侵權人賠償其損失2萬元。
2009年4月8日，最高人民法院作出（2008）民提字第52號民事判決書，撤銷本案一審和二審判決；就云南紅河公司在廣告掛旗上使用“紅河啤酒”字樣的侵權行為，判令其停止侵權行為并賠償2萬元；駁回一審原告其他訴訟請求；一審和二審案件受理費共122020元，由一審原告負擔85000元，云南城投置業股份有限公司負擔37020元。
思考
本案明確的有關“判斷商標近似及確定賠償責任時應考慮引證注冊商標實際使用情況”的原則，既有利于鼓勵商標使用，激活商標資源，又可以防止個別商標權利人利用注冊商標牟取不正當利益，對商標行政執法也有重要意義。第一，若某件注冊商標未實際投入商業使用，判斷其他商標是否與其近似時，也應當綜合考慮相關商標的實際使用情況、顯著性等因素。第二，對于侵犯未實際投入商業使用的注冊商標的侵權行為，工商機關應當依法責令侵權人停止侵權行為，但無須作出罰款的行政處罰，因為此情形下責令停止侵權即可實現執法目的。
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